权利要求修改超范围的认定
裁判要旨
专利无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。
案 号
一审：（2016）京73行初5802号
二审：（2019）最高法知行终19号
被告：国家知识产权局。
第三人：SWEP国际公司。
阿尔法拉瓦尔公司系专利号为200680018368.4、名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”的发明专利（以下简称涉案专利）的权利人。该专利申请日为2006年5月24日，优先权日为2005年5月26日，授权公告日为2010年6月16日。涉案专利的权利要求1、2、18、19、20内容如下：
“1. 一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：
（i）将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件；
（ii）任选地组装部件；
（iii）在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；
（iv）提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和；
（v）任选地重复步骤（i）、步骤（ii）和步骤（iii）的一步或多步。
2. 权利要求1的方法，其中通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。
18. 根据权利要求1或2的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。
19. 根据权利要求18的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一种。
20. 根据权利要求19的方法，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。”
针对涉案专利，SWEP国际公司于2014年5月向国家知识产权局提出了无效宣告请求，主要理由包括权利要求不符合专利法第二十六条第四款、第三十三条等。在无效程序中，阿尔法拉瓦尔公司提交了经过修改的权利要求书，将从属权利要求2和20的附加技术特征加入到权利要求1中，删除权利要求18-22并调整了引用关系。修改后的权利要求1为：
“ 1.一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：
（i）将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
（ii）任选地组装部件；
（iii）在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；
（iv）提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和
（v）任选地重复步骤（i）、步骤（ii）和步骤（iii）的一步或多步，其中通过该方法密封或填充大于76µm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。”
针对阿尔法拉瓦尔公司的修改，SWEP国际公司认为，修改后的权利要求1扩大了原专利保护范围，不应被接受。
国家知识产权局于2016年8月3日作出第29765号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告涉案专利全部无效。国家知识产权局认为：阿尔法拉瓦尔公司提交的修改后的权利要求书，将原从属权利要求2和从属权利要求20的特征加入到原权利要求1中作为新的独立权利要求。由于权利要求2为权利要求1的从属权利要求，权利要求20为权利要求19的从属权利要求，权利要求19为权利要求18的从属权利要求，权利要求18为权利要求1或2的从属权利要求，即当权利要求18引用权利要求1时，权利要求20的技术方案应该包括权利要求1、18、19、20的全部技术特征，而当权利要求18引用权利要求2时，权利要求20的技术方案应当包括权利要求1、2、18、19、20的全部技术特征。鉴于阿尔法拉瓦尔公司仅仅将权利要求20的附加技术特征加入到权利要求1或权利要求2中，故上述修改不符合2002年《专利法实施细则》第六十八条以及2010年《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节的规定，不应被接受。
审 判
阿尔法拉瓦尔公司不服被诉决定，向北京知识产权法院起诉，请求撤销被诉决定，并责令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。其主要理由为：无效宣告程序中权利要求1的修改方式属于删除并列技术方案，应予接受。修改后的权利要求1没有超出原始申请的范围，也没有扩大专利权的保护范围，应予接受。北京知识产权法院经审理维持了被诉决定，驳回了阿尔法拉瓦尔公司的诉讼请求。
阿尔法拉瓦尔公司不服，向最高人民法院提起上诉。其上诉请求为：撤销一审判决和被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。其事实和理由为：（一）阿尔法拉瓦尔公司对权利要求的修改方式属于删除并列技术方案，应予接受。1.在专利无效行政程序中，对权利要求的修改方式并不限于2010年《专利审查指南》中规定的三种方式，该指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性。修改后的权利要求是对授权权利要求1的进一步限定，修改方式应予接受。2.2017年《专利审查指南》对无效宣告程序中权利要求的修改方式进行了修改，根据该指南，权利要求修改的方式包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。本案中，修改后的权利要求1可以视为将授权权利要求2和20的技术特征补入权利要求1以缩小保护范围，属于对权利要求的进一步限定，应予接受。
（二）阿尔法拉瓦尔公司对权利要求1的修改没有扩大原专利的保护范围。
在权利要求20中，当满足“0-25％的Si”“0-6wt％的B”时，即满足了“至少一种”的要求，此时，即使含有16wt％的P，也符合权利要求的记载。
2.说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。本专利说明书第[0047]段记载了专利权人意图披露的钎焊填料组分和含量，其中公开了“至少包含以重量计40%的Fe、14-21%的Cr、5-21%的Ni、6-15%的Si、0.2-1.5%的B，和作为替代物的余量的其他元素”。可见，说明书明确记载了包含一定含量的Fe、Cr、Ni、Si、B的钎焊填料，其它元素可以存在或不存在；当存在时，含量没有限制。上述内容表明说明书并不要求包含P、Mn、C、Hf四种元素时，每种元素的含量应符合所述数值限制。
3.最高法院（2014）行提字第17号行政判决确立了对权利要求的解释采取最大合理解释原则，即基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，对权利要求作出最广义的合理解释，本案应遵循这一原则。综上，本专利的修改方式应予接受，修改的权利要求没有扩大原专利的保护范围。
最高法院二审认为：
（一）关于修改方式。虽然被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。特别是，2017年《专利审查指南》已经将无效宣告程序中的修改方式扩展到包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正等四种基本修改方式。当权利要求书的修改满足未超出原说明书和权利要求书记载的范围以及未扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，此种修改应被接受。本案中，阿尔法拉瓦尔公司的修改方式，系将从属权利要求2和权利要求20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中，属于对权利要求的进一步限定，该修改方式应被接受。
（二）关于修改范围。专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。本案中，阿尔法拉瓦尔公司将从属权利要求2、20的附加技术特征加入至授权权利要求1中，是对授权权利要求1的进一步限定，并未扩大授权权利要求1的保护范围，符合法律的规定。
据此，最高法院判决：撤销原审判决，撤销被诉决定，由国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。
评 析
我国专利法赋予专利权人可以在授权确权程序中对专利文件进行修改，实践中专利权人为克服专利存在的缺陷而修改权利要求也较为常见。虽然专利法及《专利法实施细则》对权利要求修改的时间节点、程序设计、实体要求均作出了较为具体的规定，但是在专利审查及司法实践中，对于权利要求修改方式的宽严尺度、修改是否扩大了原专利保护范围的具体认定等问题仍有模糊之处，存在不同认识。因此，明确权利要求的修改标准和比对基准就显得格外重要。
本案是关于无效程序中权利要求修改是否超范围的典型案例，涉及无效程序中权利要求的修改方式以及不得扩大原专利保护范围的比对基准两方面问题，均是当前司法认定中的热点和难点。
一、权利要求修改的基本价值及要求
德国著名哲学家亚瑟·叔本华曾就思想与语言表达的关系作了精妙的论述：思想的生命延续到语言表达时为止，一旦用语言表达出来，思想也就僵化了。[①]叔本华意在强调语言精准表达对于写作的重要性，要避免错误表达和歧义表达。其实，上述观点同样适用于专利领域。相比于写作，专利文献对于文字表达的准确性要求更为严格。作为技术方案载体的专利文献一旦用文字方式固定下来，技术方案也就确定了，这是专利以公开换保护的应有之义。
但是语言表达本身存在多义甚至歧义等局限，尤其要将技术方案通过语言精准表达并不容易。可以说，无论是语言表达的准确性，还是专利权人的认知能力，都会存在局限性，尤其是对于现有技术以及发明创造等的认知局限。[②]在专利无效程序中，这种局限性往往会使其成为无效宣告请求人的标靶。基于此，专利法赋予专利权人可以在无效程序中对专利文件进行修改的权利。2002年《专利法实施细则》第六十八条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”一方面，为保护专利权人的发明创造和技术贡献，应当允许专利权人对专利文件进行适当修改。另一方面，虽然允许专利权人对专利文件做适当修改，但是基于专利的公示效力及社会公众对此产生的信赖利益，又要避免专利权人利用修改的机会将专利申请时未完成或者未预见的技术内容补充到专利文件中。因此，为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，审查指南规定权利人可以在无效程序中对权利要求进行修改，但必须受到一定限制，包括不得改变原权利要求的主题名称、不得扩大原专利的保护范围、不得超出原权利要求书和说明书记载的范围、不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征等。尤其将对权利要求的修改不得扩大原专利保护范围作为修改后的专利文件能否被接受的重要标准，而这也是本案审理的关键所在。通常情况下，对权利要求的任何修改都将使得专利的保护范围发生变化，判断这种修改是否扩大了原专利的保护范围，应当结合案件的具体情况，从修改方式和修改范围两个方面进行把握。
二、关于权利要求的修改方式
关于权利要求的修改方式，专利法及其实施细则并未作出具体规定，只有《专利审查指南》作出了规范。2010年《专利审查指南》规定，无效程序中对权利要求的修改一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式。2017年修订的《专利审查指南》则进一步放宽，在维持原权利要求的删除、技术方案的删除的基础上，增加了权利要求的进一步限定、明显错误的修正两种修改方式。显然，《专利审查指南》对于修改方式的要求已呈现出由严格不断趋于宽松的趋势，这是专利行政机关在听取行业需求和业界呼声背景下作出的积极回应。
实际上，虽然2010年《专利审查指南》规定对于权利要求的修改一般限于三种方式，但这仅仅规定的是“一般限于”，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。因为修改方式作为手段，应当着眼于修改的立法目的——只要这种修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围、没有扩大原专利的保护范围，则对其具体修改方式不应作出过于严格的限制，否则正如二审判决所言，“将使得对修改方式的限制，成为一种对专利权人权利要求撰写不当的惩罚”，使得对权利人的保护与其技术贡献不相适应，必将极大地挫伤权利人创新的动力和积极性。其实，早在2011年，最高法院就曾在个案中指出专利行政机关对无效过程中权利要求修改方式的要求过于严格。[③]国家知识产权局在2014年专利复审无效十大案例中亦对审查指南规定的修改方式作出了澄清，并表示放宽修改方式更能体现专利制度鼓励发明创造的立法本意。[④]可见，无论是制度规定还是审查实践，都未完全排除存在其他修改方式的可能性。
以本案为例，阿尔法拉瓦尔公司对权利要求的修改，系将从属权利要求2和从属权利要求20的技术特征加入原权利要求1中作为新的独立权利要求，新的独立权利要求由于增加了新的技术特征，相比原权利要求1必然保护范围更小、限定更多，属于新指南所规定的“对权利要求的进一步限定”的修改方式。虽然这种修改方式不属于2010年《专利审查指南》限定的三种方式，但如前所述，由于该指南也并未完全排除其他修改方式，特别是考虑到新的指南已经逐步放宽了对权利要求的修改方式，涉案专利对权利要求的进一步限定符合当前指南修改的精神和趋势。因此，被诉决定仅仅以对权利要求的修改不符合2010年《专利审查指南》的三种修改方式而不予接受此种修改，有违立法的精神。
三、关于权利要求修改不得扩大原专利保护范围的比对基准
2002年《专利法实施细则》第六十八条规定无效程序中权利要求的修改不得扩大原专利的保护范围，该条款中“原专利”这一表述较为笼统，如何确定比对的基准是解决修改是否超范围这一问题的前提和条件。当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征加入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，究竟是以保护范围较小的从属权利要求为比对基准，还是以保护范围较大的独立权利要求为比对基准，这个问题是本案审理的关键，也是双方当事人的重要分歧点。如果以独立权利要求为比对基准，则此种修改属于进一步限定，通常不会超出原专利的保护范围；如果以从属权利要求为比对基准，则对权利要求的修改提出了极为严格的限制，并可能导致修改后的权利要求超出从属权利要求的范围。以本案为例，如果以原权利要求1为比对基准，则阿尔法拉瓦尔公司的修改属于对原权利要求1的进一步限定，并未扩大原权利要求1的保护范围。如果以权利要求19为比对基准，则须将权利要求2、17、18、19的全部技术特征限定到原权利要求1中才符合修改要求。
该问题的解决思路应当回归到权利要求修改的价值及社会公众的行为预期，因为专利一旦获得授权即具有公示效力，社会公众会据此预测和评价自身行为的合法性，而其评价标准往往会建立在保护范围最大的独立权利要求上，而不是某个具体从属权利要求。当权利人将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求时，由于独立权利要求增加了新的技术特征，保护范围相较于原来必定会缩小。此时，这种修改既不会损害原专利的公示效力，也不会影响社会公众基于原专利而产生的信赖利益，同时也有助于保护发明人的利益，推动全社会的创新动力。基于此，本案明确指出应以作为修改对象的原专利独立权利要求的保护范围为比对基准。即，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。
注 释
[①]亚瑟·叔本华：《孤独读书术》，台海出版社2017年版，第8页。
[②]朱理：“专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则”，载《中国专利与商标》2015年第2期。
[③]参见最高人民法院（2011）知行字第17号裁定书。
[④]参见国家知识产权局2014年度专利复审无效十大案例之三“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂”发明专利权无效宣告请求案（第24591号无效宣告请求审查决定书）。
作者：傅蕾（二审承办人） 宾岳成
专利无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。
案 号
一审：（2016）京73行初5802号
二审：（2019）最高法知行终19号
案 情
原告：阿尔法拉瓦尔股份有限公司（以下简称阿尔法拉瓦尔公司）。被告：国家知识产权局。
第三人：SWEP国际公司。
阿尔法拉瓦尔公司系专利号为200680018368.4、名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”的发明专利（以下简称涉案专利）的权利人。该专利申请日为2006年5月24日，优先权日为2005年5月26日，授权公告日为2010年6月16日。涉案专利的权利要求1、2、18、19、20内容如下：
“1. 一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：
（i）将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件；
（ii）任选地组装部件；
（iii）在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；
（iv）提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和；
（v）任选地重复步骤（i）、步骤（ii）和步骤（iii）的一步或多步。
2. 权利要求1的方法，其中通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。
18. 根据权利要求1或2的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。
19. 根据权利要求18的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一种。
20. 根据权利要求19的方法，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。”
针对涉案专利，SWEP国际公司于2014年5月向国家知识产权局提出了无效宣告请求，主要理由包括权利要求不符合专利法第二十六条第四款、第三十三条等。在无效程序中，阿尔法拉瓦尔公司提交了经过修改的权利要求书，将从属权利要求2和20的附加技术特征加入到权利要求1中，删除权利要求18-22并调整了引用关系。修改后的权利要求1为：
“ 1.一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：
（i）将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
（ii）任选地组装部件；
（iii）在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤（i）或（ii）的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；
（iv）提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和
（v）任选地重复步骤（i）、步骤（ii）和步骤（iii）的一步或多步，其中通过该方法密封或填充大于76µm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。”
针对阿尔法拉瓦尔公司的修改，SWEP国际公司认为，修改后的权利要求1扩大了原专利保护范围，不应被接受。
国家知识产权局于2016年8月3日作出第29765号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告涉案专利全部无效。国家知识产权局认为：阿尔法拉瓦尔公司提交的修改后的权利要求书，将原从属权利要求2和从属权利要求20的特征加入到原权利要求1中作为新的独立权利要求。由于权利要求2为权利要求1的从属权利要求，权利要求20为权利要求19的从属权利要求，权利要求19为权利要求18的从属权利要求，权利要求18为权利要求1或2的从属权利要求，即当权利要求18引用权利要求1时，权利要求20的技术方案应该包括权利要求1、18、19、20的全部技术特征，而当权利要求18引用权利要求2时，权利要求20的技术方案应当包括权利要求1、2、18、19、20的全部技术特征。鉴于阿尔法拉瓦尔公司仅仅将权利要求20的附加技术特征加入到权利要求1或权利要求2中，故上述修改不符合2002年《专利法实施细则》第六十八条以及2010年《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节的规定，不应被接受。
审 判
阿尔法拉瓦尔公司不服被诉决定，向北京知识产权法院起诉，请求撤销被诉决定，并责令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。其主要理由为：无效宣告程序中权利要求1的修改方式属于删除并列技术方案，应予接受。修改后的权利要求1没有超出原始申请的范围，也没有扩大专利权的保护范围，应予接受。北京知识产权法院经审理维持了被诉决定，驳回了阿尔法拉瓦尔公司的诉讼请求。
阿尔法拉瓦尔公司不服，向最高人民法院提起上诉。其上诉请求为：撤销一审判决和被诉决定，并判令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。其事实和理由为：（一）阿尔法拉瓦尔公司对权利要求的修改方式属于删除并列技术方案，应予接受。1.在专利无效行政程序中，对权利要求的修改方式并不限于2010年《专利审查指南》中规定的三种方式，该指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性。修改后的权利要求是对授权权利要求1的进一步限定，修改方式应予接受。2.2017年《专利审查指南》对无效宣告程序中权利要求的修改方式进行了修改，根据该指南，权利要求修改的方式包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。本案中，修改后的权利要求1可以视为将授权权利要求2和20的技术特征补入权利要求1以缩小保护范围，属于对权利要求的进一步限定，应予接受。
（二）阿尔法拉瓦尔公司对权利要求1的修改没有扩大原专利的保护范围。
在权利要求20中，当满足“0-25％的Si”“0-6wt％的B”时，即满足了“至少一种”的要求，此时，即使含有16wt％的P，也符合权利要求的记载。
2.说明书和附图可以用于解释权利要求的内容。本专利说明书第[0047]段记载了专利权人意图披露的钎焊填料组分和含量，其中公开了“至少包含以重量计40%的Fe、14-21%的Cr、5-21%的Ni、6-15%的Si、0.2-1.5%的B，和作为替代物的余量的其他元素”。可见，说明书明确记载了包含一定含量的Fe、Cr、Ni、Si、B的钎焊填料，其它元素可以存在或不存在；当存在时，含量没有限制。上述内容表明说明书并不要求包含P、Mn、C、Hf四种元素时，每种元素的含量应符合所述数值限制。
3.最高法院（2014）行提字第17号行政判决确立了对权利要求的解释采取最大合理解释原则，即基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，对权利要求作出最广义的合理解释，本案应遵循这一原则。综上，本专利的修改方式应予接受，修改的权利要求没有扩大原专利的保护范围。
最高法院二审认为：
（一）关于修改方式。虽然被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。特别是，2017年《专利审查指南》已经将无效宣告程序中的修改方式扩展到包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正等四种基本修改方式。当权利要求书的修改满足未超出原说明书和权利要求书记载的范围以及未扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，此种修改应被接受。本案中，阿尔法拉瓦尔公司的修改方式，系将从属权利要求2和权利要求20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中，属于对权利要求的进一步限定，该修改方式应被接受。
（二）关于修改范围。专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。本案中，阿尔法拉瓦尔公司将从属权利要求2、20的附加技术特征加入至授权权利要求1中，是对授权权利要求1的进一步限定，并未扩大授权权利要求1的保护范围，符合法律的规定。
据此，最高法院判决：撤销原审判决，撤销被诉决定，由国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。
评 析
我国专利法赋予专利权人可以在授权确权程序中对专利文件进行修改，实践中专利权人为克服专利存在的缺陷而修改权利要求也较为常见。虽然专利法及《专利法实施细则》对权利要求修改的时间节点、程序设计、实体要求均作出了较为具体的规定，但是在专利审查及司法实践中，对于权利要求修改方式的宽严尺度、修改是否扩大了原专利保护范围的具体认定等问题仍有模糊之处，存在不同认识。因此，明确权利要求的修改标准和比对基准就显得格外重要。
本案是关于无效程序中权利要求修改是否超范围的典型案例，涉及无效程序中权利要求的修改方式以及不得扩大原专利保护范围的比对基准两方面问题，均是当前司法认定中的热点和难点。
一、权利要求修改的基本价值及要求
德国著名哲学家亚瑟·叔本华曾就思想与语言表达的关系作了精妙的论述：思想的生命延续到语言表达时为止，一旦用语言表达出来，思想也就僵化了。[①]叔本华意在强调语言精准表达对于写作的重要性，要避免错误表达和歧义表达。其实，上述观点同样适用于专利领域。相比于写作，专利文献对于文字表达的准确性要求更为严格。作为技术方案载体的专利文献一旦用文字方式固定下来，技术方案也就确定了，这是专利以公开换保护的应有之义。
但是语言表达本身存在多义甚至歧义等局限，尤其要将技术方案通过语言精准表达并不容易。可以说，无论是语言表达的准确性，还是专利权人的认知能力，都会存在局限性，尤其是对于现有技术以及发明创造等的认知局限。[②]在专利无效程序中，这种局限性往往会使其成为无效宣告请求人的标靶。基于此，专利法赋予专利权人可以在无效程序中对专利文件进行修改的权利。2002年《专利法实施细则》第六十八条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”一方面，为保护专利权人的发明创造和技术贡献，应当允许专利权人对专利文件进行适当修改。另一方面，虽然允许专利权人对专利文件做适当修改，但是基于专利的公示效力及社会公众对此产生的信赖利益，又要避免专利权人利用修改的机会将专利申请时未完成或者未预见的技术内容补充到专利文件中。因此，为了平衡专利权人与社会公众之间的利益，审查指南规定权利人可以在无效程序中对权利要求进行修改，但必须受到一定限制，包括不得改变原权利要求的主题名称、不得扩大原专利的保护范围、不得超出原权利要求书和说明书记载的范围、不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征等。尤其将对权利要求的修改不得扩大原专利保护范围作为修改后的专利文件能否被接受的重要标准，而这也是本案审理的关键所在。通常情况下，对权利要求的任何修改都将使得专利的保护范围发生变化，判断这种修改是否扩大了原专利的保护范围，应当结合案件的具体情况，从修改方式和修改范围两个方面进行把握。
二、关于权利要求的修改方式
关于权利要求的修改方式，专利法及其实施细则并未作出具体规定，只有《专利审查指南》作出了规范。2010年《专利审查指南》规定，无效程序中对权利要求的修改一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式。2017年修订的《专利审查指南》则进一步放宽，在维持原权利要求的删除、技术方案的删除的基础上，增加了权利要求的进一步限定、明显错误的修正两种修改方式。显然，《专利审查指南》对于修改方式的要求已呈现出由严格不断趋于宽松的趋势，这是专利行政机关在听取行业需求和业界呼声背景下作出的积极回应。
实际上，虽然2010年《专利审查指南》规定对于权利要求的修改一般限于三种方式，但这仅仅规定的是“一般限于”，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。因为修改方式作为手段，应当着眼于修改的立法目的——只要这种修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围、没有扩大原专利的保护范围，则对其具体修改方式不应作出过于严格的限制，否则正如二审判决所言，“将使得对修改方式的限制，成为一种对专利权人权利要求撰写不当的惩罚”，使得对权利人的保护与其技术贡献不相适应，必将极大地挫伤权利人创新的动力和积极性。其实，早在2011年，最高法院就曾在个案中指出专利行政机关对无效过程中权利要求修改方式的要求过于严格。[③]国家知识产权局在2014年专利复审无效十大案例中亦对审查指南规定的修改方式作出了澄清，并表示放宽修改方式更能体现专利制度鼓励发明创造的立法本意。[④]可见，无论是制度规定还是审查实践，都未完全排除存在其他修改方式的可能性。
以本案为例，阿尔法拉瓦尔公司对权利要求的修改，系将从属权利要求2和从属权利要求20的技术特征加入原权利要求1中作为新的独立权利要求，新的独立权利要求由于增加了新的技术特征，相比原权利要求1必然保护范围更小、限定更多，属于新指南所规定的“对权利要求的进一步限定”的修改方式。虽然这种修改方式不属于2010年《专利审查指南》限定的三种方式，但如前所述，由于该指南也并未完全排除其他修改方式，特别是考虑到新的指南已经逐步放宽了对权利要求的修改方式，涉案专利对权利要求的进一步限定符合当前指南修改的精神和趋势。因此，被诉决定仅仅以对权利要求的修改不符合2010年《专利审查指南》的三种修改方式而不予接受此种修改，有违立法的精神。
三、关于权利要求修改不得扩大原专利保护范围的比对基准
2002年《专利法实施细则》第六十八条规定无效程序中权利要求的修改不得扩大原专利的保护范围，该条款中“原专利”这一表述较为笼统，如何确定比对的基准是解决修改是否超范围这一问题的前提和条件。当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征加入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，究竟是以保护范围较小的从属权利要求为比对基准，还是以保护范围较大的独立权利要求为比对基准，这个问题是本案审理的关键，也是双方当事人的重要分歧点。如果以独立权利要求为比对基准，则此种修改属于进一步限定，通常不会超出原专利的保护范围；如果以从属权利要求为比对基准，则对权利要求的修改提出了极为严格的限制，并可能导致修改后的权利要求超出从属权利要求的范围。以本案为例，如果以原权利要求1为比对基准，则阿尔法拉瓦尔公司的修改属于对原权利要求1的进一步限定，并未扩大原权利要求1的保护范围。如果以权利要求19为比对基准，则须将权利要求2、17、18、19的全部技术特征限定到原权利要求1中才符合修改要求。
该问题的解决思路应当回归到权利要求修改的价值及社会公众的行为预期，因为专利一旦获得授权即具有公示效力，社会公众会据此预测和评价自身行为的合法性，而其评价标准往往会建立在保护范围最大的独立权利要求上，而不是某个具体从属权利要求。当权利人将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求时，由于独立权利要求增加了新的技术特征，保护范围相较于原来必定会缩小。此时，这种修改既不会损害原专利的公示效力，也不会影响社会公众基于原专利而产生的信赖利益，同时也有助于保护发明人的利益，推动全社会的创新动力。基于此，本案明确指出应以作为修改对象的原专利独立权利要求的保护范围为比对基准。即，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。
注 释
[①]亚瑟·叔本华：《孤独读书术》，台海出版社2017年版，第8页。
[②]朱理：“专利文件修改基本问题研究：原理、标准与规则”，载《中国专利与商标》2015年第2期。
[③]参见最高人民法院（2011）知行字第17号裁定书。
[④]参见国家知识产权局2014年度专利复审无效十大案例之三“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂及其药用制剂”发明专利权无效宣告请求案（第24591号无效宣告请求审查决定书）。
作者：傅蕾（二审承办人） 宾岳成
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